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[오토저널] 개발 기술에 대비한 선출원 등록특허의 특허권 권리범위 검토 방법

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글 : 오토저널(ksae@ksae.org)
승인 2016-02-25 06:42:48

본문

지난 호에서는 자동차 산업 일반에 대한 출원 동향과, 자동차 관련 기술 중 전자 제어 기술 분야에 대하여 검색하여 대한민국에 출원된 전자 제어 기술 분야의 출원 동향에 대하여 살펴보았다. 이번 호에서는 특허 업무를 진행할 때 다양한 분야의 발명자, 특히 회사나 국가 기관 연구소의 연구원들과 출원할 기술 내용에 대하여 협의하면서 느낀 내용 중, 개인 발명자를 포함한 기술 개발자들이 알고 있어야할 특허권 보호범위(이하에서 ‘특허권 권리범위’라고 한다)에 대하여 설명한다.

과학 기술의 발전, 특히 제조 기술의 발전에 따라 개발된 기술을 가장 확실하게 보호받을 수 있는 방법으로 특허의 중요성이 증가하여 왔다. 특허는 개발된 기술에 대한 독점권을 확보하여야 한다는 적극적 측면과, 개발 완료된 기술(제품)이 타사 특허권을 침해하지 않아야 한다는 소극적 측면 모두에서 중요하게 되었다.

특허권 확보라는 적극적 측면과 타사 특허권을 침해하지 않아야 한다는 소극적 측면을 충족시키기 위하여 개발 업무를 담당하는 개발자들도 직접 관련 분야의 특허를 검색하고 검색된 특허 내용을 검토하여 개발 기술에 활용하는 한편, 개발 예정인 기술, 개발 중인 기술 또는 개발된 기술(이하에서 ‘개발 기술’이라고 한다)이 타사 특허권을 침해하는지 여부에 대하여 간략하게 검토할 필요가 있을 것으로 사료되어 이번 호의 주제를 출원 동향에서 약간 비켜서서 특허권 권리범위이라는 주제에 대하여 게재한다.

앞으로도 자동차 관련 기술의 출원 동향에 대하여 기술별로 살펴보는 한편, 중간 중간에 기술 개발자들이 알고 있으면 유용한 특허 관련 내용에 대해서 2회 내지 3회 정도를 할애하여 게재할 예정이다.

특허권 권리범위는 추상적이며 간단하게 설명할 수 있는 주제가 아니고, 이른바 출원 경과 참작의 원리나 균등론과 같은 내용을 포함하여 심도 깊게 논의하는 것이 필요할 것이나, 금번에는 가장 기본적인 특허권 권리범위 내용에 대해서 설명하며, 보다 명확하게 특허권 권리범위를 설명하기 위하여 구체적인 예시를 들어 설명한다. 즉, 판례와 판례에서 판단한 등록 특허를 예로 하여 설명한다. 설명에 있어서 먼저, 특허 공보의 구조(목차)에 대하여 간단하게 설명하고, 구체적인 판례를 참조하여 특허권 권리범위에 대하여 설명한다.

특허공보의 구조(목차)
특허공보는 출원된 특허가 특허청의 심사를 거쳐 특허 결정되고 등록 절차를 거친 특허에 대하여 특허청에서 발행하는 공보이며, 요약서와 명세서로 이루어진다. 요약서는 기술내용을 요약해서 기재한 것이며, 명세서는 기술 내용을 구체적으로 설명하고 특허권 청구하기 위하여 청구범위를 특정한 문헌이다.

명세서를 이루는 목차는 청구범위, 발명의 설명(기술분야, 배경기술, 발명의 내용) 및 도면(도면은 선택임)이며 발명 내용의 하위 목차는 해결하려는 과제, 과제의 해결 수단, 도면의 간단한 설명, 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용이다. 명세서를 이루는 목차 중 청구범위에 기재된 내용이 특허권 권리범위에 가장 중요한 역할을 한다. 특허권 권리범위와 관련된 청구범위에 대한 판례의 판시 내용은 아래와 같다.

『특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 그 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않지만, 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다.』(출처 : 대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결 [권리범위 확인(특)])

위 내용을 간단하게 정리하면, 특허권 권리범위는 명세서의 기재 내용 중 청구범위에 기재된 내용에 의하여 정해지고, 발명의 설명이나 도면을 참착한다는 내용인 것으로 사료된다.

특허권 권리범위
가. 특허권 권리범위에 대한 판례는 아래와 같다.

『ⅰ) 특허발명과 대비되는 확인대상발명(개발 기술)이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 확인대상발명(개발 기술)에 그대로 포함되어 있어야 한다. (일부 구성)

ⅱ) 그리고 확인대상발명(개발 기술)에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명(개발 기술)은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다. 여기서 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 중 발명의 설명 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012 후1132 판결 참조). (균등론)

ⅲ) 또한 확인대상발명(개발 기술)이 특허발명을 이용하는 관계에 있는 경우에는 특허발명의 권리범위에 속하는 것인데, 이러한 이용관계는 확인대상발명(개발 기술)이 특허발명의 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 확인대상발명이 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면서 확인대상발명(개발 기술) 내에 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하며, 이는 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우에도 마찬가지이다(대법원 2001. 9. 7. 선고 2001후393 판결 참조).(이용발명)』라고 판시하고 있다. (출처 : 대법원 2015. 5.14. 선고 2014후2788판결 [권리범위확인(특)])

위의 판례는 일부 구성(ⅰ), 균등론(ⅱ) 및 이용발명(ⅲ)에 대한 내용을 포함하고 있으며, 이 중 일부 구성과 이용발명에 대한 내용이 특허권 권리범위에 대한 기본적인 내용에 해당되고 개발자가 직접 이를 참조하여 개발 기술과 특허권을 간단하기 대비할 수 있을 것으로 사료된다. 반면에, 서론에서 기재한 바와 같이 균등론(ⅱ)에 대해서는 설명을 위하여 많은 지면이 할애되어야 하며 내용도 미묘한 판단이 요구될 여지가 있어 전문적인 검토가 필요하므로 균등론에 대한 설명은 본 고에서는 생략하고, 비교적 간단하게 개발 담당자가 직접 활용할 수 있는 일부구성(ⅰ)과 이용발명(ⅲ)에 대한 내용에 대해서만 살펴본다.

일부구성에 대한 다른 판례의 내용은 아래와 같다.

『등록실용신안의 청구항이 복수의 구성요소로 구성되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니라고 할 것이므로, 등록실용신안과 대비되는 (가)호 고안(개발 기술)이 등록실용신안의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 (가)호 고안(개발 기술)은 등록실용신안의 권리범위에 속하지 아니한다.』라고 판시하고 있다. (출처 : 대법원 2001. 6. 1. 선고 98후2856 판결[권리범위확인(실)])

나. 특허권 권리범위에 대한 두 번째 판례의 대상이 된 등록실용신안(실용신안등록 제20-107089호)에 대하여 판례를 내용과 함께 살펴본다.

실용신안등록 제20-107089호는 1994년 12월 27일에 출원되어 등록되었으며 발명의 명칭은 “자동차의 장식용 그릴”이다. 특허권 권리범위의 검토 대상은 청구범위이므로, 실용신안등록 제20-107089호에 기재된 청구범위를 살표보면 청구항 1에『배면이 자동차의 본네트(30)에 대응하는 곡면으로 형성 (구성 1-1)되어 상기 본네트(30)에 밀착 설치되며, 전면부에서 가로방향으로 형성된 수개의 공기안내편(11)에 의해 공기가 유입되는 공기통과공(12)들이 형성(구성 1-2)되며, 그 상부에서 종방향으로 형성된 수개의 가이드편들(13)에 의해 본네트(30)에 부딪친 공기가 상방을 향해 배출되는 공기배출공(14)들이 일체로 형성(구성 1-3)된 몸체부(10)(구성 1)와, 상기 몸체부(10)의 배면 둘레에 설치(구성 2-1)되어 상기 본네트(30)의 훼손을 방지 및 보호하는 고무패킹(16)(구성 2)과, 상기 몸체부(10)를 자동차 본네트(30)에 밀착 고정토록 그 배면에 부착되는 접착부재(17)(구성 3)를 구비한 것을 특징으로 하는 자동차의 장식용 그릴』이라고 기재되어 있다. 참조를 위한 도면은 <그림 1>과 같다.
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청구항 1 기재 내용을 구성에 따라 정리하여 보면, 자동차용 장식용 그릴은 몸체부(10)(구성 1), 고무패킹(16)(구성 2), 접착부재(17)(구성 3)로 이루어지고, 몸체부(10)(구성 1)는 곡면으로 형성(구성 1-1)되며, 가로방향으로 형성된 수개의 공기안내편(11)에 의해 공기가 유입되는 공기통과공(12)들이 형성(구성 1-2)되고, 공기통과공(12) 상부에서 종방향으로 형성된 수개의 가이드편들(13)에 의해 본네트(30)에 부딪친 공기가 상방을 향해 배출되는 공기배출공(14)들이 일체로 형성(구성1-3)된 것으로 기재되어 있다. 고무패킹(16)(구성 2)은 몸체부(10)의 배면 둘레에 설치(구성 2-1)된 것으로 기재되어 있으며, 접착부재(17)(구성 3)는 몸체부(10) 배면에 부착(구성 3-1)된 것으로 기재되어 있다.

실용신안등록 제20-107089호는 위에서와 같이 3개의 주구성(구성-1, 2, 3)과 주구성을 한정하는 5개의 부구성(구성 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 3-1)으로 모두 8개의 구성으로 이루어져 있다.

개발 기술이 자동차의 장식용 그릴이라고 할 때, 개발된 자동차의 장식용 그릴을 이루는 구성을 작용에 따라 실용신안등록 제20-107089호의 구성과 대비되도록 정리하고, 작용에 따라 정리된 구성을 직접 대비하여 개발된 자동차의 장식용 그릴이 실용신안등록 제20-107089호를 이루는 8개의 구성 모두를 가지고 있는 경우, 개발된 기술은 실용신안등록 제20—107089호의 권리범위에 속하게 된다. 그러나 개발된 자동차의 장식용 그릴이 실용신안등록 제20-107089호를 이루는 8개의 구성 중 일부 구성을 가지고 있지 않은 경우 개발된 자동차의 장식용 그릴은 실용신안등록 제20-107089호의 권리범위에 속하지 않게 된다.

실제 판례에서도 대비된 자동차의 장식용 그릴[(가)호 발명]이 몸체부(10)의 필수 구성 요소들인 공기안내편에 의해 공기가 유입되는 공기통과공(12)이나 가이드편들(13)에 의해 본네트에 부딪친 공기가 상방을 향해 배출되는 공기배출공(14)의 구성을 구비하지 않았음을 이유로 개발된 자동차의 장식용 그릴은 실용신안등록 제20-107089호의 권리범위에 속하지 않는다고 판시하였다(출처 : 대법원 2001. 6. 1. 선고98후2856 판결[권리범위확인(실)]).

정리하면, 개발 기술을 이루는 구성과 등록 특허의 청구범위를 이루는 구성을 대비하였을 때, 개발 기술이 등록 특허의 청구범위를 이루는 구성 중 일부를 가지지 않는 경우, 개발 기술은 등록특허의 특허권의 권리범위에 속하지 않는다. 개발 기술이 등록특허의 청구항을 이루는 구성 중 일부 구성만을 가지기 때문이다(위 판례에서, 일부구성에 해당).

부연하면, 등록특허의 청구범위의 청구항을 이루는 구성이 a, b, c, d라 하고, 개발 기술을 이루는 구성이 이들 구성 중 어느 하나 이상의 구성을 가지지 않는 경우, 예를 들어 구성 a, b, c만을 가지고 있는 경우 개발 기술은 등록특허의 특허권의 권리범위에 속하지 않는다(일부구성)는 의미이다. 한편, 개발 기술이 등록특허의 청구항을 이루는 구성 모두를 가지고 있거나, 이에 더하여 추가적인 구성을 가지는 경우(위 판례에서, 이용발명에 해당)에는 개발 기술은 등록 특허의 권리범위에 속하게 되며 개발 기술을 업으로 실시(생산, 사용, 양도, 수입 등 행위)하는 경우 민사상, 형사상 책임이 발생하게 된다.

다시한번 정리하면, 개발 기술을 이루는 구성과 등록특허의 청구범위에 기재된 청구항의 구성이 일치되거나, 개발 기술이 등록특허의 청구범위에 기재된 청구항의 구성에 더하여 부가된 구성을 가지는 경우에는 특허권의 권리범위에 속하고, 반대로 개발 기술이 등록특허의 청구범위에 기재된 청구항을 이루는 구성 중의 일부를 가지지 않은 경우에는 특허권의 권리범위에 속하지 않게 된다는 의미이다.

위에서 살펴본 바와 같이, 특허권 권리범위는 특허청구범위 기재 내용을 기본으로 하고 발명의 상세한 설명에 기재된 내용을 참조하여 특정한다. 개발 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지를 간단하게 판단하는 것은 쉽지 않은 일이다. 그러나 위에서와 같이 개발 기술과 대상 등록특허에 대하여 먼저 등록특허의 청구범위를 이루는 구성들과 개 발 기술을 이루는 구성들을 도출하고, 개발 기술을 이루는 구성과 등록특허의 청구항을 이루는 구성을 직접 대비하여 구성의 일부만을 가지고 있는지 검토할 수 있을 것이며, 이와 같은 검토에 의하여 개발 기술이 등록특허의 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여 직접 판단할 수 있을 것이다. 그리고 등록특허의 청구항을 이루는 구성을 모두 가지고 있는 경우 및 이에 더하여 부가적인 구성을 더 가지고 있는 경우에는 특허권의 권리 침해 가능성이 있음을 염두에 두고, 개발 방향을 수정하거나 회피에 대하여 심도있게 검토하여야 할 것이다.

 

글 / 임세혁 (특허법인 세한)

출처 / 오토저널 15년 8월호 (http://www.ksae.org)   

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